新創公司Theranos的專利申請策略

林殷如

        2022年11月，美國矽谷公司 Theranos 創辦人伊莉莎白‧福爾摩斯（Elizabeth Holmes）遭美國聯邦地區法院裁定因欺詐等罪應服刑135個月。曾經風靡一時的醫材獨角獸如今成為世紀騙局，今日我們不談謊言如何形成及如何被戳破，反倒從Theranos的專利申請策略來談，為何投資人會願意買單這樣一家新創公司?

        專利權是一種排他權，賦予專利權人在一定期間內專有排除他人未經其同意而實施之權利。新創團隊於草創之初，往往擁有先進的技術，但資金總是短缺，想要獲得投資人資金挹注，又不想讓技術於跟投資人募資時被強行奪走，新創團隊將先進技術申請專利不失為一良策。然而專利申請所費不貲，如何能經濟又有效率地申請多件專利?讓我們來看看市值曾高達90億美元的Theranos怎麼做。

        (一) 善用美國臨時申請案(provisional application)

        Theranos成立於2003年4月，該公司於2003年9月11日先申請第一件美國臨時申請案(US 60/501,847)，往後一年內再提出超過二十件專利申請案，並主張此美國臨時申請案之優先權，不僅讓這二十幾件專利申請案之可專利性審查基準日錨定在2003年9月11日，同時也利用這一年的期間找尋更多的資金挹注，以支應龐大的專利申請費用。

        (二) 善用美國延續申請案(continuing application)之制度

        該公司不僅善用美國特有的臨時申請案制度，也善用美國特有的延續申請案制度。延續申請案主要區分為不可添加新技術內容之繼續申請案(continuation application)與分割案(divisional application)，以及可添加新技術內容之部分繼續申請案(continuation-in-part application)。此三種申請案之可專利性審查基準日，前兩者為母案的申請日或優先權日，而後者則因技術內容之新舊而不同。

        參閱圖一，以2020年12月28日申請的美國正式申請案(US17,135,437，簡稱為’437案)為例，’437案主張為2017年申請的正式申請案(US15,584,974，簡稱’974案)之繼續申請案，’974主張為2015年申請的正式申請案(US14,789,967，簡稱’967案)之繼續申請案，’967主張為2014年申請的正式申請案(US14,562,066，簡稱’066案)之繼續申請案，’066案主張為2012年申請的正式申請案(US13,355,458，簡稱’458案)之分割申請案，’458案主張2011年1月21日申請的臨時申請案(US61/435,250，簡稱’250案)之優先權。

        簡而言之，該公司先於2011年申請美國臨時申請案’250案，而後利用繼續申請案與分割申請案之制度，在不添加任何新技術內容的情況下，衍生出多件美國正式申請案，且每一件美國正式申請案之最早優先權日均可追朔到2011年1月21日。

        (三) 善用專利合作條約(Patent Cooperation Treaty, PCT)制度

        該公司不僅於美國布局多件專利申請案，也同時利用PCT制度進行多國的專利布局，申請人向PCT受理局提交一份國際申請案後，替自己爭取了30 個月的決定期，申請人可利用這段期間找尋各國的合作夥伴或投資人，再決定要到哪些國家申請專利，而這些利用PCT制度的國家申請案，其可專利性審查基準日均可追朔到該國際申請案之申請日或優先權日。單以上述的美國臨時申請案’250案為例，根據此案所衍生出的各國申請案多達53件。

        依據筆者於2022年12月29日所進行的專利檢索，曾以Theranos公司作為申請人進行的專利申請數量超過1700件，該公司充分運用臨時申請案、延續申請案與PCT的制度，大量擴充專利組合(patent portfolio)，藉以獲取投資人信賴，其靈活的專利申請策略的確值得新創公司好好研究。

        值得一提的是，所謂的專利布局不是擁有兩三件專利就能辦到，必須根據公司發展的規劃、技術研發的進程以及合作夥伴的洽談進度，將技術、時間、地區做出三個維度的考量，才有辦法進行專利布局。對於資金有限的新創團隊而言，有經驗的專利團隊絕對能在募資的過程幫上大忙，Theranos便是最好的例子。

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